Der Streit von McDonald's mit der irischen Fastfoodkette Supermac's sorgte vor kurzem für Aufsehen: Weil McDonald's der Eintragung der Marke Supermac's in der EU widersprach und sich dazu unter anderem auf die Marke Big Mac stützte, ging Supermac's zum Gegenangriff über und beantragte die Löschung der Marke. Das für EU-Marken zuständige Markenamt (EUIPO) entschied daraufhin, dass McDonald's die für den Erhalt von Marken notwendige Benutzung nicht nachweisen konnte – und löschte die Marke Big Mac.

Fantasien, dass nun jedermann Big Macs verkaufen könnte, muss man aber bremsen: Die Entscheidung des EUIPO ist formalistisch und nicht rechtskräftig. Drei weitere Instanzen bis zum EuGH stehen McDonald's noch zur Verfügung. Und eine so bekannte Marke genießt auch ohne Registrierung gewissen rechtlichen Schutz, etwa über das Verbot des unlauteren Wettbewerbs.

Um eine Marke im Register erhalten und durchsetzen zu können, muss der Markeninhaber nach einer anfänglichen Schonfrist von fünf Jahren nachweisen können, dass die Marke für alle eingetragenen Waren und Dienstleistungen benutzt wurde. Die Benutzung muss dazu dienen, Marktanteile zu gewinnen oder zu behalten; eine "Scheinbenutzung" mit dem bloßen Ziel des Rechtserhalts ist ausgeschlossen. Da nichtbenutzte Marken Wettbewerbern nicht im Weg stehen sollen, wird genau geprüft, ob die Benutzung "ernsthaft" ist.

Jedes Unternehmen muss daher darauf vorbereitet sein, die Markenbenutzung – vor allem durch den Verkauf von Markenprodukten und Einsatz in der Werbung – nachzuweisen. Der Fall Big Mac zeigt, dass dies auch bei offensichtlich benutzten Marken eine Herausforderung sein kann.

Früher wurden alle Werbeeinschaltungen in Zeitungen dokumentiert und die Belegausgaben in Ordnern archiviert. Im digitalen Zeitalter bereitet es manchmal bereits Schwierigkeiten, eine ausreichende Dokumentation für nicht lange zurückliegende Werbekampagnen vorzulegen, wenn diese nicht archiviert wurde. Daher empfiehlt es sich, ein zentrales Benutzungsarchiv anzulegen und Regeln aufzustellen, wer welche Unterlagen darin abzulegen hat.

Auch dann kann der Benutzungsnachweis durchaus herausfordernd sein, wenn wie bei Big Macs die Bestellung mündlich und bei Franchisepartnern erfolgt. Typischerweise werden Rechnungen vorgelegt; dabei wendet man oft viel Zeit für das Schwärzen sensibler Informationen auf, um Geschäftsgeheimnisse nicht der Konkurrenz offenzulegen.

Leider besteht in der Verfahrenspraxis noch viel Rechtsunsicherheit darüber, welche Nachweise ausreichend sind. Das kann dazu führen, dass sicherheitshalber scheibtruhenweise Dokumente vorgelegt werden, was die Verfahren aufwendig und teuer macht.

Langwieriger Prozess

Das gilt aber auch umgekehrt: Plant ein Unternehmen, eine neue Brand einzuführen, zeigen Vorabrecherchen oft viele bereits registrierte Marken, mit denen die neue Brand kollidieren könnte. Dann kann sich aber bei näherer Betrachtung herausstellen, dass diese entweder gar nicht oder nicht im interessierenden Bereich benutzt werden – weil die Marke, wie oft, zu breit angemeldet wurde. Oft genügt ein freundliches Schreiben, der Inhaber möge gleich freiwillig auf die Marke oder einen Teil der geschützten Waren oder Dienstleistungen verzichten. Ansonsten wird ein Löschungsverfahren unvermeidlich, das lange dauern kann. Aber wer will oder kann schon Monate und Jahre warten, bis er weiß, ob er eine neue Brand einführen darf?

Beide Seiten leiden also darunter, dass Verfahren zur Klärung der Markenbenutzung derzeit unausgereift sind; man sollte kreative Neuerungen für die Verfahrensregeln überlegen, um den Zeit- und Kostenaufwand in Zukunft zu vermindern. (Christian Schumacher, 28.1.2019)